Me Etienne Wery rel\u00e8ve l’importance d’une affaire pendante devant la CJUE qui pourrait modifier le droit positif en renfor\u00e7ant le principe de sp\u00e9cialit\u00e9 dans le choix des classes au moment du d\u00e9p\u00f4t d’une marque.<\/p>\n
\nDans cette affaire, l’op\u00e9rateur de t\u00e9l\u00e9vision par satellite Sky a agit en contrefa\u00e7on de marque contre le fournisseur de services cloud SkyKick pour avoir utilis\u00e9 des marques contenant le terme \u201cSky\u201d. Contrairement \u00e0 SkyKick, Sky ne propose pas de produits ou de services cloud de migration entre plateformes de courrier \u00e9lectronique ou de stockage et rien n\u2019indique que le groupe projette de le faire. SkyKick a donc contest\u00e9 l\u2019enregistrement des marques d\u00e9pos\u00e9es au motif que les listes des produits et services manquaient de clart\u00e9 et de pr\u00e9cision et que ces demandes d\u2019enregistrement avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es de mauvaise foi.<\/p>\n
La High Court of Justice (England & Wales) a d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer et de poser \u00e0 la CJUE les questions pr\u00e9judicielles suivantes :<\/p>\n
\u00ab Une marque de l\u2019Union europ\u00e9enne ou une marque nationale enregistr\u00e9e dans un \u00c9tat membre peut-elle \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la sp\u00e9cification des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et pr\u00e9cis pour permettre aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes et aux tiers de d\u00e9terminer l\u2019\u00e9tendue de la protection conf\u00e9r\u00e9e par la marque<\/strong> sur la seule base de ces termes ?<\/em><\/p>\n
En cas de r\u00e9ponse affirmative \u00e0 la premi\u00e8re question, un terme comme \u201clogiciel\u201d est-il trop g\u00e9n\u00e9ral et d\u00e9signe-t-il des produits qui sont trop vari\u00e9s pour \u00eatre compatible avec la fonction d\u2019indication de l\u2019origine de la marque si bien qu\u2019il n\u2019est pas suffisamment clair et pr\u00e9cis pour permettre aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes et aux tiers de d\u00e9terminer l\u2019\u00e9tendue de la protection conf\u00e9r\u00e9e par la marque<\/strong> sur la seule base de ce terme ?<\/span><\/em><\/p>\n
Le simple fait de demander l\u2019enregistrement d\u2019une marque sans aucune intention de l\u2019utiliser concernant les produits et services sp\u00e9cifi\u00e9s constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n
En cas de r\u00e9ponse affirmative \u00e0 la troisi\u00e8me question, est-il possible de conclure que le demandeur a d\u00e9pos\u00e9 la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure o\u00f9, il avait l\u2019intention d\u2019utiliser la marque concernant certains des produits et services sp\u00e9cifi\u00e9s mais aucune intention d\u2019utiliser cette marque concernant d\u2019autres produits et services sp\u00e9cifi\u00e9s ?<\/span><\/em><\/p>\n
L\u2019article 32, paragraphe 3, du UK Trade Marks Act 1994 est-il compatible avec la directive 2015\/2436\/UE (7) et les directives ant\u00e9rieures ? \u00bb<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n
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L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral constate que le titulaire d\u2019une marque dispose aujourd’hui d\u2019une position de monopole absolu contre laquelle il n\u2019est plus possible de se d\u00e9fendre dans le cadre d\u2019une action en contrefa\u00e7on, et ce, bien que la marque n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e, et ne soit pas susceptible d\u2019\u00eatre utilis\u00e9e, pour un grand nombre des produits et services enregistr\u00e9s.<\/p>\n
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La premi\u00e8re question est de savoir si le manque de clart\u00e9 et de pr\u00e9cision des termes de la liste des produits et services couverts lors de l\u2019enregistrement peut \u00eatre un motif de nullit\u00e9 d\u2019une marque.<\/p>\n
L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral consid\u00e8re que si un enregistrement de marque ne peut pas \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 nul au seul motif que tous les termes utilis\u00e9s dans la sp\u00e9cification des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et pr\u00e9cis, <\/span>des termes peu clairs et impr\u00e9cis peuvent \u00eatre contraires \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat public.<\/p>\n
“Il n\u2019existe aucune disposition dans la l\u00e9gislation pertinente concernant la nullit\u00e9 d\u2019une marque au motif que tout ou partie des termes de la liste des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et pr\u00e9cis.”<\/em><\/p>\n
“L\u2019enregistrement d\u2019une marque pour des \u00ab logiciels \u00bb est injustifi\u00e9 et contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat public, car il conf\u00e8re au titulaire un monopole extr\u00eamement \u00e9tendu qui ne saurait \u00eatre justifi\u00e9 par un quelconque int\u00e9r\u00eat commercial de celui\u2010ci.”<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n
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La deuxi\u00e8me question est de savoir si la pratique courante qui consiste \u00e0 enregistrer une marque pour des produits et services qui n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9s et ne le seront jamais caract\u00e9rise la mauvaise foi du d\u00e9posant et est susceptible de constituer abus de droit des marques, nonobstant la proc\u00e9dure sp\u00e9cifique de d\u00e9ch\u00e9ance pour non-usage apr\u00e8s cinq ans.<\/p>\n
Pour SkyKick, d\u00e9poser une marque dans autant de classes et de fa\u00e7on si g\u00e9n\u00e9rale a pour objectif de cr\u00e9er un monopole absolu, ce qui constitue un d\u00e9tournement du principe de sp\u00e9cialit\u00e9.<\/p>\n
Pour Sky, il n’existe aucune r\u00e8gle<\/span> pr\u00e9voyant que la protection d\u2019une marque enregistr\u00e9e est ou a \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9e \u00e0 l\u2019existence, \u00e0 la date de la demande d\u2019enregistrement, d\u2019une d\u00e9claration d\u2019intention d\u2019utiliser la marque.<\/p>\n
L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral <\/span>estime que le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande de marque sans intention d\u2019utiliser la marque pour les produits et services list\u00e9s peut relever de la mauvaise foi et caract\u00e9riser un abus de droit des marques.<\/p>\n
“Si le demandeur n\u2019a pas l\u2019intention d\u2019utiliser la marque, il importe peu de savoir si ce dernier a l\u2019intention d\u2019emp\u00eacher un tiers en particulier ou tous les tiers d\u2019utiliser la marque. Dans ces circonstances, le demandeur recherche de fa\u00e7on abusive un monopole afin d\u2019emp\u00eacher des concurrents potentiels d\u2019utiliser un signe qu\u2019il n\u2019a pas l\u2019intention d\u2019utiliser. Cela constitue un d\u00e9tournement du syst\u00e8me des marques.”<\/strong><\/em><\/p><\/blockquote>\n
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Si une telle interpr\u00e9tation venait \u00e0 \u00eatre retenue par la CJUE, il faut n\u00e9anmoins relativiser les risques en mati\u00e8re de gestion de portefeuille de marques car l\u2019invalidit\u00e9 ne serait \u00eatre que partielle et vis\u00e9e que\u00a0 les produits et services pour lesquels il n\u2019y avait aucune intention d\u2019utiliser la marque. Il ne s’agit que de corriger les d\u00e9rives conduisant \u00e0 violer le principe de sp\u00e9cialit\u00e9 et de sanctionner l’abus du droit des marques.<\/p>\n
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